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L’apparent illogisme procédural

Afin de permettre à une décision rendue d’être révisée par une cour il existe, au niveau national et dans la majorité des pays, une instance d’appel habilitée à réexaminer un litige sur le fond et la forme.

Il en va autrement lorsque l’on saisit le centre d’arbitrage de l’Office mondial de la Propriété Intellectuelle, afin d’y soumettre un litige portant sur un nom de domaine enregistré.

Une décision rendue il y a quelques jours par le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI nous permet de revenir sur cette caractéristique a priori singulière.

 Un litige déjà tranché par le centre

La présente décision concerne les noms de domaine « toywatch.fr » et « toy-watch.fr ». Elle fait suite à un premier jugement de rejet rendu par le même centre d’arbitrage en début d’année.

Nous avions évoqué cette affaire dans un article précédent, mettant en avant le principe constitutionnel de « liberté d’expression » en France.

 Retour sur les faits originels

Les faits sont donc identiques et peuvent être résumés de la manière suivante :

Une société Italienne (Cool S.r.l ) commercialise des montres de Luxe sous la marque « Toywatch » depuis quelques années. En 2008, une personne physique enregistre les noms de domaine précités, et les propose à la vente à la société italienne. Les noms de domaine reprenant la marque « Toywatch » affichaient une page identique, mettant en cause la provenance, ainsi que le mode et cout de fabrication desdites montres.

La société Italienne estimant ces informations fallacieuses, saisit le centre d’arbitrage de l’OMPI afin d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

La problématique première pour l’expert était alors la qualification de la détention de droits de marque sur le terme ; premier élément à remplir pour être reconnu éligible à une telle procédure.

Malheureusement pour la société plaignante, un changement de titularité portant sur la marque internationale « Toywatch » (dont elle allait être bénéficiaire) était en cours, au moment où l’expert a statué sur ce litige.

Les autres marques détenues par la plaignante ayant été enregistrées postérieurement à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, Cool S.r.l a été jugée défaillante dans cette affaire. L’expert précisant : « la formalité d’inscription d’un acte de cession au Registre   des marques s’applique également aux marques internationales. Ainsi, le cessionnaire d’une marque ne peut opposer ses droits de marque aux tiers tant que l’acte de cession n’est pas inscrit au Registre   international des marques ».

Se posait ensuite sur le principe, la question de savoir si l’enregistrement et l’utilisation de ces noms de domaine pouvait être considérés comme légitimes (le titulaire n’ayant aucun droit sur le terme) et/ou constitutives de mauvaise foi.

L’expert a alors analysé l’utilisation faite de ces noms de domaine pour estimer que «  le Défendeur fait bien un usage non commercial détaché de toutes fins lucratives des noms de domaine litigieux. Il s’agit d’informer les consommateurs sur la provenance et la fabrication des montres TOYWATCH ».

Ainsi, en vertu du principe à valeur constitutionnel qu’est la liberté d’expression, l’expert conclut : « Dans la mesure où le Requérant ne fournit pas la preuve qu’il dispose de droits antérieurs sur les noms de domaine litigieux et que le Défendeur fait un usage non commercial de ces derniers et ne fait qu’user d’un droit à valeur constitutionnel qui lui est reconnu, l’Expert considère que les noms de domaine n’ont pas été enregistrés en violation de droits du Requérant ».

 Nouvelle soumission suite à régularisation des droits de marque

La transmission des droits de marque ayant eu lieu entre temps, la société italienne a alors souhaité soumettre une nouvelle plainte auprès de l’OMPI, estimant que la première condition étant remplie, pourrait être reconnu le caractère estimé dénigrant du contenu affiché par les noms de domaine, ainsi que le cyber-squatting de la marque.

 Qualification de l’autorité de juge chosée

En l’espèce, la société plaignante porte à l’analyse du centre les mêmes faits et arguments que ceux avancés lors de la première affaire. Sans nouvel élément, se pose donc la question préalable de la possibilité d’acceptation dudit dossier.

Car en droit français, l’article 1351 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Ce principe justifié signifie donc qu’une même affaire ne peut être jugée une nouvelle fois, lorsqu’aucun nouvel argument n’est avancé par le plaignant.

La société étant désormais titulaire de la marque internationale « Toywatch » enregistrée antérieurement aux noms de domaine, elle estime donc que la présence d’un nouvel élément est constituée. Ce que confirme l’expert qui considère : « par analogie avec l’opinion exprimée dans l’affaire Alpine Entertainment Group Inc v. Walter Alvarez, que cette circonstance constitue un fait nouveau, intervenu postérieurement au dépôt de la première demande, et susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation de la recevabilité de la demande ».

L’affaire peut donc être de nouveau portée à l’analyse d’un expert du centre d’arbitrage.

 Des critères exclus de la seconde étude

En revanche, l’expert ajoute que «  le bien fondé de cette nouvelle demande ne sera évalué qu’à la lumière de l’enregistrement de marque invoqué par le Requérant et des droits que celui-ci lui confèrent, à l’exclusion de toute autre circonstance, fait ou motif juridique allégué dans la nouvelle demande. Et ce dans la limite des opinions et évaluations déjà formulées par l’Expert » saisi de l’affaire initiale… « En particulier, l’expert n’examinera pas si l’enregistrement ou l’usage des noms de domaine litigieux porte atteinte aux règles de la concurrence ou du comportement loyal en droit français ou communautaire. En effet, cette question a déjà été tranchée par l’expert saisi dans l’affaire » première.

Or lors du premier jugement, l’expert avait estimé que l’enregistrement et l’utilisation faite n’étaient aucunement constitutifs d’un comportement fautif ; le titulaire ne faisant qu’user de sa liberté d’expression.

Sans remise en cause de cette qualification, la décision rendue ne peut qu’être identique à la première. Cet élément est néanmoins justifiable car un réexamen reviendrait à remettre en cause l’analyse du premier expert…

 Nouvelle affaire, nouveaux arguments

Pour que cette qualification soit révisée, il faudrait donc qu’un nouvel argument soit avancé. A cet effet, le titulaire produit une justification quant à la provenance de ces produits. En joignant à sa demande un extrait du site internet de la société japonaise, apparemment sous traitante de la société plaignante.

L’expert indique, concernant l’extrait de la page du fabricant, que « cet argument est étayé au moyen d’un extrait du site Internet de la société japonaise Myiota, mais en tout état de cause aurait pu et dû être invoqué dans le cadre de la première demande (il semblerait que cet argument ait déjà été avancé et prouvé dans le cadre de l’affaire initiale et que l’expert alors saisi en avait pris connaissance lors de son appréciation). Il ne s’agit pas d’un élément nouveau, intervenu après le dépôt de la première demande et susceptible d’être pris en compte, puisqu’en effet le contenu du site du Défendeur n’a pas connu d’altération significative ».

Ainsi en l’absence de nouvel argument valable, la plaignante se voit déboutée de sa demande. Même si l’expert conclut de la sorte « Naturellement toutefois, le Requérant reste libre s’il estime opportun de saisir les tribunaux français compétents. Ceux-ci n’étant en tout état de cause pas liés par les décisions prises dans le cadre des procédures PARL ».

Cela apparait en définitive logique, une même instance ne pouvant revenir sur un jugement rendu lorsque les mêmes faits et arguments lui sont présentés. En revanche, les cours d’appel françaises pourront juger de nouveau en fait et en droit un litige, sans qu’aucun argument nouveau n’ait besoin d’être avancé.

Malgré ces deux rejets, on remarque que les noms de domaine n’affichent depuis peu aucun contenu. Vers une récupération amiable ou la saisine d’une instance judiciaire ?


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